Par Drew Clark pour Intellectual Property Watch
WASHINGTON, DC – Le Président de la Cour d‘appel chargée de statuer sur les litiges concernant les brevets a accepté de reconsidérer la décision rendue en 1998 qui admettait la possibilité de breveter des méthodes commerciales afin de déterminer s’il s’agit d’une bonne politique en matière de propriété intellectuelle.

Cette décision s’ajoute au rejet par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) de la demande de brevet portant sur une méthode de couverture des risques financiers déposée par Bernard Bilski et Rand Warsaw, confirmant un changement de doctrine dans ce domaine.

L’USPTO avait demandé à la Cour de rejeter la demande en raison de son caractère trop abstrait. L’argument invoqué par l’Office pour rejeter la demande montre un revirement complet de la politique adoptée par le gouvernement américain au cours des dix dernières années.

Raymond Chen, l’avocat représentant l’USPTO, en est presque venu à remettre en cause la logique qui veut qu’un brevet soit accordé pour un logiciel non lié à un matériel. « Si le logiciel n’est pas lié à une machine, certains de ces aspects devront être corrigés”, a t-il indiqué.

Il y a 10 ans, l’USPTO avait salué la décision rendue dans l’affaire State Street Bank contre Signature Financial Services (State Street) qui avait ouvert la porte à un flot de demandes de brevets portant sur des méthodes commerciales.

Les critiques avaient reproché à l’USPTO de faire montre de précipitation en délivrant des brevets portant sur des inventions si évidentes que cela en devenait absurde, à l’exemple des brevets obtenus par Amazon.com pour sa technologie 1-click et Pricelinepour sa méthode d’enchère inversée utilisée pour la réservation de billets d’avion et de chambres d’hôtel. Q. Todd Dickinson, alors commissaire de l’USPTO, avait défendu la décision rendue dans l’affaire State Street, considérant qu’il s’agissait d’une évolution logique du principe de brevetabilité des « processus » reconnu depuis des siècles.

De nombreuses acteurs se sont prononcés sur cette affaire. Parmi les opposants figuraient le secteur des technologies de l’information, des services financiers et les industries pharmaceutiques. Le secteur des technologies de l’information et des services financiers étaient divisés, certains représentants prenant parti pour ou contre les arguments des inventeurs.

Le secteur financier a particulièrement fait entendre sa voix. Une partie de ce secteur s’est prononcée en faveur de la délivrance de brevets portant sur des méthodes commerciales et a lancé une coalition dénommée NewEconomyPatents.org. La création de cette coalition annonce le début d’une bataille politique à Washington, ses initiateurs ayant estimé que quelle que soit l’issue de la procédure judiciaire en cours, il était probable que la Cour suprême soit saisie et qu’une nouvelle législation soit adoptée.

La remise en cause de la décision rendue dans l’affaire State Street «pourrait signer l’arrêt de mort de nombreuses entreprises» impliquées dans l’analyse financière, a indiqué Thomas Biemer, avocat chez Dilworth Paxson et co-auteur avec John Duffy, professeur de droit à l’Université George Washington, d’un exposé écrit en qualité d’amicus curiae (ami de la Cour). Agissant au nom de Regulatory Datacorp, Inc., un organisme fondé par Goldman Sachs pour traquer les sources potentielles de financement des activités terroristes, John Duffy et Thomas Biemer ont conclu à la validité du brevet délivré à Bernard Bilski.

Thomas Biemer, qui représentait le détenteur du brevet dans l’affaire State Street, a été invité à se joindre à l’exposé oral présenté le 7 mai par John Duffy et les avocats de Accenture et de la Boston Patent Law Association (Association de Boston pour la protection des brevets). La position défendue par les tenants de la validité du brevet déposé par Bernard Bilski a également été défendue par American Express.

Une autre partie du secteur des services financiers, composée notamment de Bank of America, Financial Services Roundtable, Lehman Brothers, MetLife, Morgan Stanley et Wachovia, ont rejeté ce point de vue, demandant à la Cour de renverser la décision rendue dans l’affaire State Street et de confirmer le rejet de la demande de brevets déposé par Bernard Bilski.

L’industrie des nouvelles technologies s’est montré tout aussi divisée, la société Yahoo ! étant la plus encline à admettre la brevetabilité des méthodes commerciales et IBM la plus réticente, à l’instar de nombreux groupes sans but lucratif.

Une audience pas comme les autres

Le 8 mai, lors d’une séance solennelle pour le moins inhabituelle, les 12 juges composant la Cour d’appel fédérale de Washington ont siégé en formation plénière sur la demande de brevet déposée par Bernard Bilski et Rand Warsaw et rejetée en 2006 par la Chambre de recours en matière de brevets, un organe administratif interne à l’USPTO. La cause a été enregistrée sous l’intitulé « In re Bilski » étant donné qu’il s’agissait d’un appel contre la décision de rejet prononcé par l’Office des marques et brevets. Elle opposait les inventeurs, qui demandaient l’annulation de la décision rendue à leur encontre et l’USPTO, qui concluait à la confirmation de cette décision.

Après avoir soumis l’affaire à un comité de trois juges qui a décidé que celle-ci devait être examinée par tous les juges, non seulement la Cour a décidé de manière tout à fait inhabituelle de siéger en formation plénière, mais elle a également demander aux parties à l’instance de lui fournir des avis d’experts. Trente huit exposés écrits ont été soumis à la Cour dont ceux de John Duffy et William Lee, avocat de Bank of America, qui ont été invités à présenter un exposé oral aux côtés de l’USPTO et de l’avocat de Bernard Bilski.

Les juges ont posé une série de questions très diverses aux deux parties, y compris sur le fait de savoir si la Cour devait renverser la décision rendue en 1998 dans l’affaire State Street qui reconnaissait le caractère brevetable d’une invention portant sur un système informatisé de comptabilité destiné à gérer un fonds commun de placements. La Cour suprême avait refusé de se prononcer sur cette décision.

« Que se passera t-il » si la Cour d’appel remet en cause la décision rendue dans l’affaire State Street Bank, a demandé la juge Pauline Newman. Elle a estimé que la formulation ambiguë de la loi sur les brevets imposait à la Cour d’aller au delà de la lettre du texte et de prendre en compte l’intérêt général. « Une telle décision serait-il bénéfique pour l’économie ? Sommes-nous en train de légiférer? »

L’avocat représentant l’USPTO n’a pas répondu directement à cette question. Il a estimé qu’il n’était pas nécessaire que la Cour remette en cause le précédent créé par la décision de 1998 du fait que l’application conçue par Bernard Bilski, contrairement à celle concernée par l’affaire State Street, n’était pas liée à un ordinateur.

En vertu de la loi américaine, un brevet peut être délivré pour toute « machine », « fabrication », « composition de matières » ou « processus ». Pour être brevetable, une invention doit également remplir les conditions suivantes : elle être utile, novatrice et ne pas être évidente.

De fait, les quatres exposés oraux se sont appuyés sur des arguments très divers: L’avocat de Bernard Bilski a estimé que le brevet délivré était valable; John Duffy a considéré, pour sa part, que les fonds de placement constituaient un objet brevetable sans prendre position sur la validité du brevet lui-même. De son côté, l’USPTO a demandé à la Cour de rejeter le brevet au motif qu’il portait sur un objet non brevetable sans remettre en cause la décision prononcée dans l’affaire State Street, William Lee, représentant de Bank of America, ayant, quant à lui, demandé à la Cour de rejeter la demande de brevet et de renverser la décision rendue dans l’affaire State Street.

Les commentaires formulés par les juges ont montré que nombre d’entre eux étaient fermement opposés à une remise en cause de la décision rendue dans l’affaire State Street. Ces juges ont posé des questions laissant supposer que les personnes s’opposant à ce que l’invention de Bernard Bilski et Rand Warsaw soit brevetée devraient trouver d’autres arguments pour justifier du rejet d’une telle demande.

Par ailleurs, de nombreux juges ont critiqué la position adoptée actuellement par l’USPTO qui veut qu’une pratique commerciale doit être liée à une machine ou subir une transformation physique pour constituer un objet brevetable.