Protection des dessins industriels: un retour au droit antérieur

Par Steven Seidenberg pour Intellectual Property Watch
Au cours des deux dernières décennies, les droits afférents au dessin industriel ont été peu respectés aux Etats-Unis. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

La décision rendue récemment dans l’affaire Egyptian Goddess, Inc c. Swisa, Inc a renforcé de manière très importante les droits relatifs au dessin industriel dans ce pays, rendant leur protection conformes aux normes internationales, selon de nombreux experts.

La décision a été rendue en septembre par la Cour d’appel du circuit fédéral, souvent appelée aux Etats-Unis la « juridiction des brevets », siégeant en formation plénière. Statuant à l’unanimité, la Cour a renversé sa propre jurisprudence, élaborée au cours des vingt dernières années, qui avait instauré un système de test en deux temps (two-prong test) concernant la contrefaçon de dessins industriels. Ce test, extrêmement complexe à mettre en oeuvre pour les détenteurs de brevets, avait pour effet d’empêcher nombre d’entre eux de faire respecter leurs droits devant les tribunaux.

L’arrêt rendu dans l’affaire Egyptian Goddess a remplacé ces deux étapes par une seule, facilitant grandement la démonstration de la contrefaçon, selon de nombreux experts.

«C’est un retour au droit antérieur», a déclaré Michael McCabe, Jr, associé chez Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, un cabinet situé à Alexandria, en Virginie.

Différentes terminologie sont utilisées dans le monde pour qualifier les droits relatifs aux dessins industriels. Ils sont dénommés «dessin industriel » en Europe, « brevets de dessin » aux Etats-Unis et « droits attachés aux dessins ou modèles » dans une grande partie de l’Asie, notamment au Japon ».

Quel que soit le nom qui leur est donné, les droits relatifs au dessin industriel désignent les droits conférés par un brevet et protégeant l’aspect ornemental d’un objet fini. Pour être brevetables, les dessins doivent être nouveaux et originaux.

Dans la plupart des pays du monde, ces droits ont acquis une importance croissante au cours des deux dernières décennies. Les entreprises les utilisent pour protéger les aspects esthétiques d’une gamme de produits de plus en plus large, qui va des chaussures de sport aux bouteilles de parfum en passant par les appareils électroniques de grande consommation.

« Les droits relatifs aux dessins industriels revêtent une plus grande importance et sont davantage utilisés en dehors des Etats-Unis », a précisé Michael McCabe. « Ils sont considérés comme une forme intéressante de protection intellectuelle, un autre moyen de protéger l’innovation et de rester concurrentiel. »

À l’inverse, les droits relatifs aux dessins industriels souffrent depuis 24 ans d’un important discrédit aux Etats-Unis. « Les brevets de dessin ont pendant longtemps été perçus, à juste titre, comme le parent pauvre du droit des brevets», a indiqué Christopher Carani, associé dans la firme McAndrews Held & Malloy à Chicago.

Tout a commencé en 1984 avec la décision rendue par Circuit fédéral dans l’affaire Litton Systems, Inc c Whirlpool Corp. En l’espèce, la cour a soutenu que le test utilisé traditionnellement pour apprécier la contrefaçon des brevet de dessin était insuffisant et qu’il ne suffisait pas que le plaignant démontre une similarité substantielle entre le dessin breveté et le dessin contrefait pour prouver la contrefaçon. Elle a donc ajouté au test initial un second test au cours de laquelle le plaignant devait démontrer, en s’appuyant sur des aspects spécifiques, en quoi son dessin était nouveau par rapport à ceux contenus dans l’état de la technique et dans quelle mesure le dessin du défendeur contrefaisait ces points de nouveauté.

Ce test dit «du point de nouveauté » visait à protéger les défendeurs dont les dessins étaient substantiellement similaires à ceux du plaignant du fait qu’ils contenaient, à l’instar du dessin breveté, des éléments préexistants non brevetables. L’objectif était d’imposer des limites aux déposants de dessins, en les empêchant de revendiquer des droits sur des éléments non brevetables.

Malheureusement, le test a conduit à priver de nombreux détenteurs du droit de faire respecter leurs brevets. Par exemple, dans le cas d’un dessin présentant un aspect particulièrement original et contenant de nombreux éléments nouveaux, l’application du test avait pour conséquence de dégager de toute responsabilité l’auteur d’un dessin copiant la plupart des points de nouveauté d’un dessin breveté dans la mesure où la copie ne portait pas sur tous les points de nouveauté et ce, même si l’ensemble du dessin était pratiquement identique au dessin breveté, a indiqué la cour dans l’arrêt rendu dans l’affaire Egyptian Goddess.

Une autre approche était possible pour les contrefacteurs présumés. « Les défendeurs pouvaient prendre le dessin et montrer les différents aspects de celui-ci déjà compris dans l’état de la technique », a expliqué Patricia Rogowski, associée chez Connolly Bove Lodge & Hutz, un cabinet de Wilmington, dans le Delaware. Au terme de la démonstration, le plaignant ne pouvait plus invoquer aucun point de nouveauté, ce qui rendait son brevet inexécutable.

«Des dessins ont été créés qui étaient des copies exactes de dessins brevetés sans qu’ils ne soient jamais assimilés à des contrefaçons», a précisé Michael McCabe. « C’était absurde. …le test du point de nouveauté a contribué à dévaloriser les brevets de dessin. »

Egyptian Goddess, Inc et Swisa, Inc sont des entreprises privées de produits de beauté. Toutes les deux fabriquent, entre autres choses, des disques dissolvant pour les ongles. Egyptian Goddess a obtenu un brevet sur ses disques et intenté une action en contrefaçon contre Swisa. Le tribunal de première instance a estimé que les deux dessins étaient différents et qu’il n’y avait pas, dès lors, contrefaçon. Egyptian Goddess a fait appel. La Cour d’appel du circuit fédéral a appliqué une norme juridique plus favorable aux détenteurs de brevet, mais n’en a pas moins conclu que le disque dissolvant pour les ongles de Swisa n’était pas une contrefaçon.

Dans son arrêt, la cour a reconnu les difficultés liées à l’application du test dit du point de nouveauté et estimé que ce test ne devait plus être utilisé aux fins d’appréciation d’une contrefaçon. Elle est revenue a à norme établie par la Cour suprême en 1871 dans l’affaire Gorham Co. v. White selon laquelle il y a contrefaçon si, « au regard d’un observateur ordinaire, avec l’attention dont un acheteur fait habituellement preuve, les deux dessins [du plaignant et du défendeurs] sont substantiellement les mêmes…»

Selon des experts la Cour d’appel n’a toutefois pas abandonné totalement le principe du test du point de nouveauté. « Au critère de l’observateur ordinaire elle ajoute celui de la connaissance par cet observateur de l’état de la technique», a précisé Patricia Rogowski. « L’observateur ne peut se contenter de dire que les dessins [du plaignant et du défendeur] sont identiques, il doit connaître l’état de la technique dans le domaine concerné. »

Néanmoins, en écartant définitivement le principe du test du point de nouveauté, l’arrêt rendu dans l’affaire Egyptian Goddess renforce de manière significative le caractère exécutoire des brevets de dessin. « La décision va permettre aux détenteurs de brevets de dessin de démontrer plus facilement la contrefaçon », a jouté Patricia Rogowski, ce qui, selon des experts, encouragera un plus grand nombre d’entreprises à déposer des demandes de brevet portant sur des dessins.

« La décision rendue dans l’affaire Egyptian Goddess pourrait avoir pour effet, au fil du temps, de renforcer l’importance et l’utilisation des brevets de dessins aux Etats-Unis », a estimé Michael McCabe. « Les brevets de dessin seront de nouveau perçus comme des outils importants pour les entreprises. »

Et Christopher Carani de conclure : « Les entreprises seront de plus en plus nombreuses à recourir aux brevets pour protéger leurs dessins aux Etats-Unis.

Traduit de l’anglais par Véronique Sauron