Contrairement à certains, les offices nationaux ne constatent pas l’essor des marques non traditionnelles

Par Catherine Saez
Les propriétaires de marques qui cherchent à élargir la protection de leurs produits se tournent de plus en plus vers l’enregistrement de marques non traditionnelles, selon l’Association internationale pour les marques (International Trademark Association, INTA) et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Les offices de brevets n’ont cependant pas apporté d’élément justifiant d’une hausse significative de ce type de demande.

Le terme de marque non traditionelle ou non conventionnelle désigne généralement une marque qui ne ressemble pas à celles auxquelles les consommateurs sont habitués, comme par exemple les logos ou les noms. Il peut s’agir de signes visibles, comme des formes, ou de signes non visibles, comme des sons ou des odeurs.

Selon l’INTA, les marques traditionnelles se composent en général d’un mot, d’un logo ou d’une combinaison des deux. Quant aux marques non traditionnelles, elles peuvent se baser sur l’apparence (couleur ou association de couleurs), sur une forme (représentation en trois dimensions (3D) du produit), sur un son (jingle), sur un court extrait de composition, sur une reproduction d’un son de tous les jours, ou encore sur des odeurs, sur des goûts ou sur le toucher.

Dans les procédures d’enregistrement de marques du monde entier, il est généralement admis qu’une demande d’enregistrement doit contenir une représentation du signe dont l’enregistrement est demandé, selon l’OMPI. Une représentation suffisamment claire de la marque constitue une condition d’attribution de dépôt dans la plupart des systèmes, sinon dans tous.

Cette condition peut entraîner une difficulté à faire enregistrer une marque non traditionnelle puisqu’il doit être prouvé que la marque est descriptive et qu’elle rentre dans le cadre de la législation sur les marques au niveau national ou régional.

Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) de l’OMPI se penche actuellement sur la question des marques non traditionnelles. Marcus Höpperger, directeur par intérim de la Division du droit et des classifications internationales à l’OMPI, a déclaré à Intellectual Property Watch qu’« il ne fait aucun doute que les marques non traditionnelles suscitent un grand intêret ».

Cependant, sur environ 500 000 marques enregistrées par l’OMPI, on ne dénombre que 35 marques sonores et 526 marques tridimensionnelles. Plus de 3 000 marques présentent une ou plusieurs couleurs comme élément de différenciation. Des marques olfactives, des marques gustatives et des marques de texture ont été enregistrées dans certains pays, selon l’OMPI. Néanmoins, « l’enregistrement de ce type de marque reste exceptionnel », comme l’a déclaré monsieur Höpperger. Les marques non traditionnelles sont un domaine auquel les États membres de l’OMPI commencent à porter de l’intérêt, selon le document édité par le SCT [pdf].

Le développeur de logiciels américain Microsoft a enregistré la forme de sa console XBox 360. Russell Pangborn, co-directeur du contentieux chez Microsoft, a déclaré dans une interview que les formes de la console dégagent « un effet d’aspiration », avec ses faces latérales incurvées. Le groupe a également enregistré un « logo lumineux », une animation utilisée par le système d’exploitation Windows Vista, « le but étant d’attirer l’atention de l’utilisateur sans le déranger », selon monsieur Pangborn, qui a ajouté que « les marques non traditionnelles sont l’une des possibilités d’avenir des marques ».

L’INTA partage ce point de vue. « Les marques non traditionnelles sont de plus en plus nombreuses car les nouvelles technologies et l’innovation permettent aux propriétaires de marques de protéger des objets de la propriété intellectuelle jamais vus auparavant », a déclaré Matthew Schmidt, responsable de communication au sein de l’INTA.

« Avec l’émergence des marques non traditionnelles, l’intêret du monde politique s’accroît. On peut sans problème déclarer que l’on assiste là une tendance à la hausse et qu’il sera intéressant de la surveiller au cours des prochaines années », a-t-il poursuivi.

Les enregistrements de couleurs et de formes en tête

Pour Sharon Marsh, commissaire adjoint au contrôle des marques à l’office américain des brevets et des marques (United States Patent and Trademark Office), l’enregistrement de marques non traditionnelles comme les marques olfactives, les marques de texture, les signes animés ou les hologrammes n’a pourtant pas augmenté au fil des années. Les marques de couleur ou tridimensionnelles sont plus nombreuses, comme la couleur marron utilisée par l’United Parcel Service (UPS) pour ses uniformes et ses camions de livraison. La loi américaine sur les marques est assez souple pour s’adapter à la plupart des marques non traditionnelles, et aucune modification ne serait nécessaire pour faire face à une hausse des enregistrements de marques non traditionnelles, a-t-elle conclu.

À l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) « les marques non traditionnelles ne sont pas en réelle augmentation. Elles existaient déjà à la création de l’OHMI » a déclaré Alain Rassat à Intellectual Property Watch. Selon son site internet, l’OHMI a été créé en 1994.

Selon monsieur Rassat, les lois européennes sur les marques sont plus strictes que celles appliquées aux États-Unis, et la représentation est un problème majeur. Car la marque doit nécessairement être l’objet d’une représentation graphique. « Nous considérons que les marques olfactives ne peuvent pas être enregistrées car il est impossible d’en produire une représentation graphique ». Il en va de même pour les marques de texture. Les marques sonores sont toutefois acceptées si elles sont représentées par une portée musicale.

Au niveau national, un représentant de l’office de brevets irlandais a déclaré qu’aucune marque non traditionnelle n’avait été enregistrée, alors que son homologue anglais, Mike Foley, a fait savoir que l’office britannique des brevets en comptait quelques unes. Les offices de brevet de toute l’Europe peuvent être trouvés sur le site internet européen European National Trade Mark Offices.

Des experts juridiques chinois qui ont assisté à l’assemblée annuelle de l’INTA à Berlin le 17 et 21 mai 2008 ont déclaré que la Chine autorise l’enregistrement des marques de couleur et des marques tridimensionnelles, mais pas celui des marques sonores ou olfactives.

Le comité des marques non traditionnelles de l’INTA a été créé en janvier 2006. « En Amérique Latine, les lois varient d’une région à l’autre », a déclaré Laura Cruz, responsable des relations extérieures pour l’Amérique Latine, à Intellectual Property Watch. Toutefois, selon le régime commun de la Communauté andine (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Vénézuela) concernant la propriété intellectuelle associé au terme de « Décision 486 » et celui de la communauté économique des pays de l’Amérique du Sud (MERCOSUR, accord commercial régional entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay), les marques sonores, les formes en 3D, les odeurs et les combinaisons de couleurs peuvent être enregistrées. Les marques sonores nécessitent une représentation graphique du son, et même si les couleurs combinées ou arrangées peuvent être enregistrées, une couleur seule ne peut pas l’être, a-t-elle poursuivi.

Les signes animés et les marques de texture ne sont pas expressement protégés en Amérique Centrale. Cependant, selon madame Cruz, ils peuvent le devenir si une représentation graphique peut être produite.

Les déséquilibres existant entre la législation des marques au niveau national ou régional peuvent freiner la pression de l’industrie en faveur de ce nouveau domaine de protection. Mais les pays en développement qui n’ont qu’une expérience récente de l’enregistrement de marque devront peut-être revoir leurs politiques d’enregistrement si cette tendance se confirme. En Afrique, en Asie ou en Amérique Latine, des régions dont l’expérience des marques non traditionnelles est limitée sont à la recherche de conseils de la part des régions plus avancées et de leurs systèmes de propriété intellectuelle, a poursuivi madame Cruz.

« Les marques non traditionnelles sont relativement nouvelles pour les propriétaires de marques et il apparaît comme logique que, dans les pays en développement, ces derniers commencent avec des marques traditionnelles avant de se tourner vers certaines des marques non traditionnelles, une fois leur affaire développée », a conclu monsieur Schmidt.